Vormmerk

Tijdens een beurs in Amsterdam liet Capri Sun op de eerste beursdag beslag leggen op door Van Doorne, een concurrent van Capri Sun, aangeboden dranken in sta-zakjes. Zij zouden een inbreuk maken op het merkrecht van Capri Sun.

Capri Sun is houdster van het vormmerk dat ziet op de vorm van het sta-zakje. Capri Sun was dan ook van mening dat Van Doorne inbreuk maakte op haar merkrechten en vorderde in een procedure dat Van Doorne iedere inbreuk zou staken. Van Doorne voert echter aan dat het merk nietig is.

De vorm van een waar (het sta-zakje) behoort tot de tekens die een merk kunnen vormen, aldus het Benelux-verdrag voor de intellectuele eigendom. Niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Dit vormt de beoordelingsmaatstaf voor de rechtbank.

Uit de merkinschrijving blijkt dat sprake is van een vormmerk bestaande uit een reflecterend zakje met een rechthoekige vorm, in een bepaalde hoogte/breedte-verhouding, een taps toelopende bolling en lasnaden aan de bovenkant en zijkanten. Voor elk (in de merkinschrijving zichtbaar) en dus wezenlijk vormelement kan echter een technische functie worden vastgesteld (een logische keuze voor folie als verpakkingsmateriaal, houdbaarheid, gebruiksgemak etc.). Op basis van de merkinschrijving oordeelt de rechtbank derhalve dat sprake is van een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Kortom, niet is gebleken dat het sta-zakje een belangrijk niet-functioneel kenmerk bevat. Daarmee staat vast dat de voor de totale indruk wezenlijke kenmerken een technische functie hebben. Het ingeschreven merk is nietig.

Resteert voor Capri Sun haar subsidiaire grondslag: slaafse nabootsing.

Van slaafse nabootsing is ook geen sprake. Op de eerste plaats is Van Doorne niet tekort geschoten in haar verplichting om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten verwarringsgevaar bestaat. De opdruk van het sta-zakje van Van Doorne bevat immers zeer prominent haar (van Capri Sun afwijkende) merknaam, zodat het sta-zakje hierdoor een andere totaalindruk heeft. Op de tweede plaats moeten – wil sprake zijn van slaafse nabootsing – elementen zijn nagebootst die niet van invloed zijn op de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het sta-zakje. Hiervoor is echter vastgesteld dat de elementen waaruit het sta-zakje bestaat functioneel zijn.

De rechtbank heeft Capri Sun als de in het ongelijk gestelde partij tevens veroordeeld in de volledige proceskosten: € 116.534,50 exclusief BTW!

Het is het gebrek aan ontwerpvrijheid dat Capri Sun haar vormmerk heeft gekost.

Heeft u vragen hierover of over andere aspecten met betrekking tot Intellectueel Eigendom? Neem dan contact op met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht. 

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.