KitKat vormmerk?

Het Europees Hof heeft op 16 september 2015 geoordeeld dat de KitKat-chocoladewafel niet als merk kan worden geregistreerd. Dit omdat de trapezoïde vorm van een KitKat-chocoladewafel een technische noodzaak vervult. Kort en goed: zonder deze trapezoïde vorm kan de KitKat-chocoladewafel niet eenvoudig worden gebroken.

Vorm als merk?
Het merkenrecht geeft de mogelijkheid dat de vorm van een product als merk kan fungeren. De mogelijkheden zijn echter niet onbeperkt.  Uitgezonderd  van merkbescherming zijn:

• een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald;
• een vorm die de wezenlijke waarde aan de waar geeft en;
• een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (zoals in de KitKat-zaak).

Het Europees Hof heeft in de KitKat-zaak tevens  bepaald dat voor weigering van de merkinschrijving minstens één van deze gronden volledig van toepassing moet zijn op de vorm.

Wat betekent dit nu in de praktijk?
De ronde vorm van een pizzadoos kan daarom niet als merk fungeren. De bekende vorm van het zoutje met een schroefvorm, de wokkel, wel. Zo zal een Coca Cola fles met de verticale lamellen ook zonder vermelding van het merk door de meeste mensen kunnen worden herkend. De vorm moet het publiek in staat stellen het product te herkennen als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming. Wie die onderneming is, is niet van belang. Maar dat het een ander is dan degene die vergelijkbare (inbreukmakende) producten met een andere vorm aanbiedt, moet wel duidelijk zijn.

Nog meer eisen?
Maar aan vormen worden naast de gebruikelijke eisen meer eisen gesteld, wil het als merk worden erkend. Dit is geen eenvoudige opgave, want slechts een klein deel van de aanvragen wordt aanvaard. Het Hof van Justitie heeft in een aantal standaardarresten aangegeven dat een vorm enkel als merk kan worden beschermd als de vorm duidelijk verschilt van de norm of van hetgeen in de betrokken branche gangbaar is. De vorm dient dus, net als alle andere varianten van merken, voldoende onderscheidend vermogen te hebben. Vormen die gebruikelijk, zeer algemeen of voor de hand liggend zijn, worden geweigerd en zijn voor iedereen vrij om te gebruiken. Men veronderstelt in het algemeen dat de consument de herkomst niet snel aan de vorm van een product zal herkennen. Rechters en instanties zijn dan ook niet happig op het verlenen van merkenrechtelijke bescherming aan een vorm gezien het beperkte aantal voorbeelden van vormmerken.

Ter verduidelijking
“Zo zijn de vormmerken van Mag Instruments Inc. voor enkele Mag Lite-lampen geweigerd. Het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen was van oordeel dat hun cilindrische vorm, verwijd aan het uiteinde ervan waar zich de lamp bevindt, een van de gebruikelijke vormen van een zaklamp is en dat die vorm het de consument niet mogelijk maakt het product te individualiseren en te koppelen aan een bepaalde aanbieder.

Verder mag de vorm niet worden bepaald door de aard van de producten of een duidelijke stempel op de waarde van het product leggen (wezenlijke waarde van het product bepalen). Voorbeelden hiervan zijn de vorm van een eierdoos en de delftsblauwe huisjes met drank bestemd voor business class reizigers bij de KLM.

Evenmin mag de vorm noodzakelijk zijn om een technische effect te verkrijgen. Enkele jaren geleden deponeerde Philips een merk bestaande uit de grafische voorstelling van een scheerapparaat bestaande uit drie cirkelvormige koppen met roterende mesjes, aangebracht in een gelijkzijdige driehoek (het zogeheten driekopsscheerapparaat). Dat merk werd ongeldig verklaard op basis van de claim dat de vorm van het Philips-scheerapparaat enkel een technisch resultaat beoogt, ook al kunnen er andere vormen bestaan waarmee hetzelfde resultaat kan worden behaald. Ook de bescherming van de bekende driedimensionale vorm van de Lego blokjes werd op eenzelfde manier onderuit gehaald omdat deze vorm nodig zou zijn om het technisch effect te behalen. De vorm werd gedicteerd door de functionaliteit en omvatte als zodanig niets meer dan dat.

In de voedingsindustrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vormen die net anders zijn dan die van andere spelers op die markt. Zo proberen ook de aanbieders van candy bars door middel van een vorm hun product een eigen gezicht te geven. De reep van Toblerone is zo’n voorbeeld.” (http://www.arnold-siedsma.nl/nl/nieuws-en-publicaties/nieuws-en-artikelen-intellectueel-eigendom/vormmerken-producten-of-verpakkingen-die-ook-merken-zijn)

De reep van Toblerone bestaat uit een piramidevorm, taps toelopend aan de bovenzijde, en aan de vierhoekzijde een verdikte rand. Het publiek is in staat de producten met deze vorm te onderscheiden en dus dezelfde herkomst te herkennen ten opzichte van andere producten op de markt.
Maar hoe zit het nu?
Maar is de vorm van de reep van Toblerone niet ook technisch bepaald? Het eenvoudig afbreken van één piramidevormig stuk(je)? Kennelijk niet, reden dat KitKat ook haar reep als vormmerk heeft laten registreren. 

In december 2012 heeft het Europese merkenbureau – in lijn met het vormmerk van Toblerone – bevestigd dat de vorm van de chocoladereep van het merk KitKat in zijn volledige samenstelling, de vier vingerige reep, zodanig bij het publiek bekend is, dat men aan deze vorm de herkomst van het product herkent.

Daar denkt het Europees Hof nu kennelijk toch anders over en oordeelt dat de trapezoïde  vormen  de dunnere verbinding tussen de vingers in dienst staat van het eenvoudig breken van de vier delen. De merkinschrijving van de vorm van de KitKat-chocoladewafel sneuvelt dan ook. 

Wilt u meer informatie over het merkenrecht of auteursrecht, neem dan contact op met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.