Inbreuk op een verpakkingsmerk, dat kan ook

Met enige regelmaat schrijf ik een blog over merkinbreuk. Persoonlijk vind ik het geweldig hoe partijen daarin steeds proberen de grens van het (on)toelaatbare op te zoeken. Meestal gaat het om het gebruik van woordmerken, beeldmerken zoals logo’s of een combinatie van beide. Andere vormen van merkinbreuk zoals door vorm of kleur, kom je minder vaak tegen. Dat ook verpakkingen als merk kunnen worden gezien, wijst de volgende zaak uit. En ja, ook over HEKS’NKAAS is al veel geschreven. 

Waar gaat het over?

U ziet links de verpakking van de smeerdip van Heksenkaas, rechts die van Kühlmann. De verpakking van de Heksenkaas smeerdip is als merk gedeponeerd onder nummer 1407828. In het merkenregister is ‘bij de weergave van het merk’ exact deze afbeelding zichtbaar. 

Voorgeschiedenis
Tot en met 2017 hadden Heksenkaas en Kühlmann een samenwerkingsovereenkomst waarbij Kühlmann exclusief aan Heksenkaas een selderij-rauwkostsaus leverde. Deze saus is een belangrijk ingrediënt van de Heksenkaas smeerdip. In november 2019 heeft Kühlmann in opdracht van supermarktketen Jumbo de ‘Dip & Smeer’m’ geproduceerd (afbeelding rechts). Deze smeerdip wordt in de filialen van Jumbo verkocht.
Heksenkaas stelt dat Kühlmann inbreuk maakt op het verpakkingsmerk. Omdat Kühlmann de vermeende inbreuk niet staakte, heeft Heksenkaas haar in kort geding gedagvaard. De kortgedingrechter in Arnhem deed op 12 maart 2020 uitspraak. 

Beoordeling
De eerste vraag is of Heksenkaas een rechtsgeldig merk op een verpakking heeft gekregen? Is het überhaupt mogelijk een verpakking als merk deponeren? 

Artikel 2.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) bepaalt dat merken kunnen worden gevormd door (onder andere) verpakkingen van waren, mits deze de waren van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen en in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.

De kortgedingrechter oordeelt dat de HEKS’NKAAS-verpakking in het Benelux merkenregister voldoende nauwkeurig is weergegeven om het voorwerp van bescherming te kunnen vaststellen. Op dat punt ben ik het met de kortgeding rechtereens. De afbeelding laat weinig aan de verbeelding over.

Onderscheidend
De tweede vraag is: heeft de verpakking voldoende onderscheidend vermogen? Om deze vraag te beantwoorden geeft de kortgedingrechter een letterlijke beschrijving van de verpakking (je gaat waarschijnlijk nu wel op een andere manier naar verpakkingsmaterialen kijken):

– een transparante ronde plastic kuip met daarop een deksel met overstekende rand;
– om deze kuip gewikkeld bevindt zich een kartonnen strook met een cirkelvormig vlak boven het deksel van de kuip met een diameter die ongeveer gelijk is aan het deksel (ook wel banderol genoemd);
– de banderol kenmerkt zich door een witte achtergrond met daarop in frisse kleuren paars en groen weergegeven grafische elementen;
– deze elementen bestaan uit in een cartoonachtige stijl getekende afbeeldingen van ingrediënten van de smeerdip, waaronder een in fris paars relatief groot weergegeven knoflookbol en een in fris groen weergegeven preistengel en peterselieblad;
– verder kenmerkt de banderol zich door een aantal vijfpuntige sterretjes en de relatief klein in handschriftachtige letters weergegeven woorden “smeerdip met roomkaas & verse kruiden”.

Al deze losse elementen zijn allesbehalve origineel. Loop een willekeurige supermarkt binnen en wees je bewust van de genoemde eigenschappen. Je ziet dat meerdere producten worden aangeboden in een transparant plastic kuipje. Ook de kartonnen banderol kom je vaak tegen. Een knoflookbol is in werkelijkheid paars en een prei en peterselie zijn groen. Weinig onderscheidend. Maar bij de beoordeling van een merkinbreuk gaat het juist niet om de losse elementen, maar om de totaalindruk van de verpakking. Het is juist het samengaan van deze verschillende elementen dat een duidelijk herkenbaar beeld van het product geeft. De verpakking van de HEKS’NKAAS smeerdip onderscheidt zich duidelijk van andere soortgelijke dips en smeerproducten. Daarmee is aan de vereisten van artikel 2.1 BVIE voldaan en is sprake van een geldig verpakkingsmerk.

Verwarring
Wat volgt is dat de kortgedingrechter moet beoordelen of er sprake is van (in)directe verwarring tussen beide verpakkingen. De kortgedingrechter komt tot de volgende constatering:

– de verpakkingen van de smeerdips bestaan beiden uit transparante plastic kuipjes met daarop een deksel met overstekende rand en een kartonnen banderol om de kuipjes heen gewikkeld;
– de afmetingen van beide kuipjes en banderollen komen nagenoeg overeen;
– de beide kartonnen banderollen kenmerken zich door in cartoonachtige stijl getekende afbeeldingen van ingrediënten en groenten;
– op de verpakking van Kühlmann staat – eveneens links – ook een fris paars gekleurde getekende bol die als knoflook of (rode) ui kan worden gezien;
– Ook staat op de verpakking in fris groen getekend een lange groentestengel die lijkt op bleekselderij, maar bij oppervlakkige beschouwing associaties oproept met de preistengel op de HEKS’NKAAS verpakking;
– op beide verpakkingen is een peterselieblad in groen afgebeeld.
– op beide verpakkingen staat op de bovenkant van de banderol centraal over de gehele breedte de naam van het product. Bij HEKS’NKAAS is dit groen met daaronder in paars ‘origineel’ en bij de Dip & Smeer’m smeerdip in paars;
– beide banderollen bevatten daardoor alleen de kleuren wit, paars en groen voor afbeeldingen en letters in een vergelijkbare stijl;
–  de banderollen hebben een aantal vijfpuntige sterretjes, die wat betreft de HEKS’NKAAS smeerdip zijn te herleiden naar de woorden “met een tikje magie”;
– beide banderollen vermelden dat het product in de verpakkingen een smeerdip betreft met roomkaas en kruiden.

Elementen
Op basis van deze overeenstemmende elementen kan de kortgedingrechter niet anders oordelen dan dat de totaalindruk van beide verpakkingen dezelfde is. Aangenomen kan worden dat bij de consumenten verwarring tussen beide producten ontstaat. Daarbij komt dat dit verwarringsgevaar groter is naarmate een merk grotere onderscheidingskracht heeft. Met marktonderzoeken heeft Heksenkaas bewezen dat 50% van de ondervraagden de verpakking zonder de naam HEKS’NKAAS, herkent als de verpakking van de Heksenkaas smeerdip.

Kühlman heeft de grens van het toelaatbare overschreden. Kühlman had ten aanzien van de verpakking andere keuzes moeten maken in kleurstelling en grafische vormgeving. Dit is mogelijk als we kijken naar de varianten van Lidl en Aldi die geen verwarring wekken:

Resumerend
In sommige situaties is het niet mogelijk om bepaalde elementen van het origineel weg te laten, omdat het product anders niet meer deugdelijk of bruikbaar is. Dit geldt met name voor de technische elementen van een product en in mindere mate voor de versieringen, zoals in onderhavig geval. Kühlman had een andere verpakking kunnen kiezen zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en aantrekkelijkheid van de verpakking van haar smeerdip.

mr. Laurens Bezoen
Daniels Huisman advocaten
praktijkgroep IE, ICT en privacy recht

Dit blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.