Hoe beoordeelt een rechter een vermeende merkinbreuk?

Een merk heeft meerdere functies, maar de voornaamste functie is dat een consument weet waar het product vandaan komt. Ook wel de herkomstfunctie genoemd. Wanneer een ander voor zijn zelfde of soortgelijke product een zelfde of overeenstemmend teken gebruikt, kan dat verwarring scheppen bij de consument. Heb ik het originele product gekocht, of namaak? Maar wanneer is er sprake van verwarringsgevaar? Soms is de namaak overduidelijk en ben je als goed geïnformeerde consument niet in verwarring, maar er zijn ook grensgevallen. Wat zijn nu de handvaten die een rechter gebruikt om te beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar?

Een voorbeeld zaak 

Als voorbeeld neem ik een recente uitspraak in kort geding van de rechtbank te Amsterdam van 5 oktober 2017. 

Het geschil gaat om deze logo’s:

Het logo van de Pizza bakkers is als merk gedeponeerd en wordt in de praktijk ook horizontaal gebruikt. Dat van Pizza meester is niet ingeschreven in een merkregister.

De advocaat van Pizza bakkers heeft Pizza meester vriendelijk doch dringend verzocht te stoppen met het gebruik van haar logo, hetgeen zij heeft geweigerd. Pizza bakkers vindt dat Pizza meester inbreuk maakt op haar merk- en auteursrecht op het logo.

De rechter ziet zich met de vraag geconfronteerd of de beide logo’s met elkaar overeenstemmen.

Beoordeling

Overeenstemming kan bestaan uit visuele (de beide logo’s zien er hetzelfde uit, waarbij ook naar de kleur en het lettertype wordt gekeken), auditieve (de namen klinken hetzelfde, gebruik dezelfde woorden) en begripsmatige (betekenis van woorden) overeenstemming, waarbij het gaat om de totaalindruk die de beide logo’s bij de gemiddelde consument (die pizza’s koopt) achterlaat.

De visuele overeenstemming tussen beide logo’s bestaat eruit dat ze beide zijn vormgegeven als een pizza-schep, in zwart-wit, met in de schep de tekst. Er bestaan ook verschillen. De schep van Pizza bakkers staat rechtop (verticaal), is maar half omlijnd en heeft woorden in de omlijning verwerkt, terwijl die van Pizza meester horizontaal is afgebeeld, geheel omlijnd is en geen woorden in de omlijning heeft verwerkt. Ook de vormgeving van de letters is anders.

Begripsmatig stemmen de merken overeen in die zin dat het in beide gevallen gaat om een pizza-schep met daarin vermeld een naam voor degene die de pizza maakt.

Van auditieve overeenstemming is geen sprake. Het woord Pizza is niet beschermd en voor de rest wijkt de tekst af.

Kortom er is wel een zekere mate van overeenstemming, maar deze is beperkt van aard. De stelling van Pizza bakkers dat de logo’s bij de consument dezelfde totaalindruk zou achterlaten is dan ook discutabel.

Gezien de verschillen tussen beide logo’s ligt verwarringsgevaar op het eerste gezicht niet voor de hand.

Zijn er nog andere relevante omstandigheden die een rol spelen?
Pizza meester gebruikt het logo alleen voor hun bezorgservice en niet als logo voor een restaurant. Pizza bakkers hebben alleen restaurants met afhaalmogelijkheid, maar geen bezorgservice.

Pizza meester gebruikt het logo sinds 2014, maar kennelijk is er de afgelopen jaren geen verwarring opgetreden. Weliswaar is voor verwarringsgevaar niet vereist dat daadwerkelijke verwarring is opgetreden, maar de omstandigheid dat daarvan nog in het geheel niet is gebleken, terwijl beide logo’s al drie jaar naast elkaar worden gehanteerd, is wel een indicatie voor het ontbreken van dergelijk gevaar.

Alles afwegende oordeelt de kort geding rechter dat, mede gezien de beperkte overeenstemming tussen beide logo’s, direct of indirect verwarringsgevaar in de gegeven omstandigheden niet aan de orde is.

Pizza bakkers hebben behalve op het merkenrecht hun vorderingen gebaseerd op hun auteursrecht op het logo. Niet in geschil is dat het logo op zich als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Maar, gelet op de hiervoor genoemde visuele verschillen is de ‘totaalindruk’ – in auteursrechtelijke – te verschillend. Hierdoor is er ook geen auteursrechtinbreuk.

Conclusie

Ondanks de handvaten (die uit de rechtspraak afkomstig zijn) waarlangs een inbreuk wordt beoordeeld (wel of geen overeenstemming/verwarring), blijft het voor alle betrokken partijen lastig om op voorhand in te schatten of een rechter – wat ook maar een mens is – een inbreuk zal aannemen (of niet).

Gebruikt een derde, bijvoorbeeld een concurrent, een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met uw merk? Dan kun u daar tegen optreden! Ik help u daar graag bij, ook wanneer u wordt aangesproken op het gebruik van een met een ander merk overeenstemmend merk (of teken).

Heeft u hierover (of over andere onderwerpen) vragen aarzelt u dan niet om met mij contact op te nemen.

Deze blog is geschreven door mr. Laurens Bezoen, lid van de Praktijkgroep IE & ICT Recht.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.