Het hervullen van fusten bier, een merkinbreuk?

Inleiding
Aanleiding is een zaak die is gestart met een dagvaarding van 16 maart 2017, eindigend met een vonnis van 6 maart 2019 van de Rechtbank Rotterdam 2 jaar later. In geschil is het merkrecht van Heineken, hoewel dat in het geval van het hervullen van fusten bier niet voor eenieder direct duidelijk is.

In de periode april-mei 2016 heeft Heineken diverse meldingen ontvangen van caféhouders over kwaliteitsafwijkingen van Heineken- en Amstelbier in fusten van 50 liter. Naar aanleiding hiervan is Heineken een onderzoek gestart. Daarbij zijn onder meer proefaankopen gedaan, biermonsters geanalyseerd, getuigen gesproken en observaties gedaan. Op de onderzochte fusten zaten namaak houdbaarheid (zogenaamde THT – Tenminste Houdbaar Tot) stickers. Ook zijn bij de wederpartij (De Laak genaamd) in deze zaak bij beslagleggingen diverse namaak spullen (zoals caps (afdekdoppen van fusten) en stickers) aangetroffen. Daarnaast is in de bedrijfshal van De Laak een professionele installatie aangetroffen voor het hervullen van bierfusten met bier. Ook zijn in het evenementencentrum van De Laak Heinekentaps aangetroffen, aangesloten op tanks.

Feiten
Heineken behoort tot de grootste bierbrouwerijen in de wereld en is marktleider in Nederland. Zij heeft gedurende 2015 en 2016 een contractuele relatie gehad met De Laak, een evenementencentrum, dat zich ook bezighoudt met het uitoefenen van een horecaonderneming, waaronder de verhuur van zalen en het verzorgen van catering ten behoeve van besloten bijeenkomsten.

Aan De Laak is Heineken/Amstel/Brand bier geleverd en tapmaterialen van Heineken in bruikleen gegeven. In de offerte zijn de algemene voorwaarden van Heineken van toepassing verklaard, waarin – voor zover relevant – is bepaald:

“(…)
10. Eigendom (retour)emballage
a. De (retour)emballage, waaronder partijen begrijpen de voor meermalig gebruik bestemde fusten (…) wordt geen eigendom van de wederpartij, ook indien de wederpartij het statiegeld voor deze retour(emballage) heeft betaald.
b. Het is de wederpartij niet toegestaan de (retour)emballage te hervullen of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor die bestemd is.
11. Statiegeld retouremballage/vergoeding behandeling retouremballage
(…)
c. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk aan de brouwerij te worden geretourneerd, waarbij de wederpartij gehouden is zorg te dragen dat de flessen naar inhoudsmaat, vorm en kleur in de bijbehorende kratten of dozen gesorteerd zijn.
(…)”

Heineken is houdster van een groot aantal woord- en beeldmerken, alom bekend. De fusten bier van Heineken respectievelijk Amstel worden afgesloten door middel van gesmolten groene respectievelijk rode caps en voorzien van houdbaarheidsstickers. Daarnaast staat in vrijwel alle Heinekenfusten het woordmerk “HEINEKEN” aan de zijkant gestanst.

Uit onderzoek blijkt dat De Laak Heinekenfusten onrechtmatig hervult met een ander soort bier (namelijk JWG-bier) en deze fusten verkoopt aan derden. Daarnaast wordt in het evenementencentrum van De Laak een ander soort bier (eveneens JWG-bier) uit de Heinekentaps (voorzien van Heinekenlogo) geschonken.

Het geschil
Heineken stelt dat De Laak inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht ‘Heineken’ door een ander soort bier onder dit merk te verkopen. Maar is het hervullen van fusten wel aan te merken als een merkinbreuk? Hoe zit dat met betrekking tot het gestelde tappen van vals bier uit de Heinekentaps? Ik neem u mee in de overwegingen van de rechtbank Rotterdam.

Vullen van fusten met JWG-bier

Verweer De Laak
De Laak betwist dat hij een inbreuk heeft gepleegd op het merkrecht van Heineken, omdat de met JWG-bier hervulde fusten niet zijn verkocht maar zijn gebruikt voor eigen ‘kweekbier’. Dat eigen bier is niet verkocht als ware het Heinekenbier, aldus De Laak.

Daarnaast stelt De Laak dat het merkenrecht is uitgeput [uitgewerkt] omdat Heineken als merkhouder de economische waarde van het merk heeft kunnen realiseren, nu de fusten met echt Heinekenbier op volkomen legale wijze door De Laak zijn besteld bij Heineken en door Heineken aan De Laak zijn geleverd (en hiermee in de handel zijn gebracht). Pas daarna heeft De Laak sommige fusten hervuld.

De rechtbank oordeelt dat deze verweren geen stand houden.

Wat zegt de wet?
In dit kader is relevant artikel 2.20 lid 1, aanhef en onder a, BVIE [Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom] waarin is bepaald dat de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Op grond artikel 2.20 lid 2 BVIE wordt voor de toepassing van lid 1 onder ‘gebruik’ van een merk of een overeenstemmend teken onder meer verstaan:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking en
b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken.

Het gebruiken van andermans merkverpakking voor eigen waar – zoals het onderhavige hervullen van Heinekenfusten – is op één lijn te stellen met en rechtens gelijk aan het aanbrengen van andermans merk op eigen waar!

Maar dit is niet voldoende. Heineken kan zich alleen verzetten tegen het gebruik van haar merkverpakking door De Laak indien dat gebruik afbreuk doet of kan afdoen aan de functies van het merk en het merk niet is uitgeput.

Oordeel rechtbank
Uit de relevante rapportages van bevindingen van het door Heineken verrichte onderzoek naar de klachten is komen vast te staan dat De Laak Heinekenfusten vals bier (d.w.z. geen Heinekenbier maar JWG-bier) in omloop heeft gebracht. Het in de handel brengen van Heinekenfusten terwijl daar geen Heineken bier in zit is voldoende om te kunnen spreken van gebruik van het merk Heineken; of dat opzettelijk is gebeurd is, in de context van merkinbreuk, niet van belang. De omstandigheid dat het bier niet zou zijn verkocht ‘als ware het echt’ Heinekenbier en de afnemers dus wisten dat het hier geen Heinekenbier betrof doet hieraan niet af. Omdat De Laak de fusten niet heeft voorzien van een andere of aanvullende etikettering waaruit duidelijk zou kunnen blijken dat het bier waarmee de fusten zijn gevuld afkomstig is van haarzelf en niet van Heineken, blijft de aanzienlijke kans bestaan dat bij derden die met de fusten worden geconfronteerd de indruk ontstaat dat deze afkomstig zijn van Heineken, waarmee afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk. Een en ander wordt versterkt door het gebruik van de groene caps.

Een en ander brengt met zich dat het verhandelen en het in voorraad hebben van de (hervulde) Heinekenfusten kwalificeert als merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE en Heineken zich daartegen kan verzetten.

Het gestelde tappen van vals bier uit de Heinekentaps
Vast staat dat door De Laak ander bier dan Heineken bier is getapt uit de taps met daarop aangebracht het Heineken logo/beeldmerk. Dit maakt dat sprake is geweest van merkinbreuk.

Verweer De Laak
De Laak stelt dat hij het bier op de tapinstallatie nooit heeft aangeprezen als Heineken bier.

Oordeel rechtbank
Niet is komen vast te staan dat De Laak de op de tapkranen aangebrachte logo’s van Heineken heeft afgeplakt en/of heeft voorzien van een andere etikettering waaruit duidelijk zou kunnen blijken dat het bier afkomstig is van haarzelf en niet van Heineken. Hierdoor bestaat de aanzienlijke kans dat bij derden/ consumenten de indruk is ontstaan dat het bier afkomstig was van Heineken. Deze kans is op geen enkele wijze weggenomen, zodat (opnieuw) afbreuk is gedaan aan de herkomstfunctie van het merk Heineken.

De rechtbank is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat door/in naam van De Laak meerdere handelingen zijn verricht waarmee inbreuk is gemaakt op de merkrechten van Heineken in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE, zodat De Laak c.s. onrechtmatig jegens Heineken heeft gehandeld.

Tot slot
Wat opvalt is dat Heineken vol inzet op haar merkrecht, dat terwijl De Laak ook op grond van de algemene voorwaarden van Heineken niet gerechtigd was om de fusten te hervullen. Dan kom je aan de toets, of er sprake is van merkgebruik / merkinbreuk, niet toe.

Hoe dan ook, als u hervulbare zaken van een derde wenst te gebruiken, zorg er dan in ieder geval voor dat alle merktekens zijn verwijderd!

Laurens Bezoen, advocaat, sectie IE, ICT & Privacy

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog