Een vorm als merk beschermen

Inleiding 
Wie kent niet het kenmerkende ‘sta-zakje’ van Capri Sun?

Capri Sun produceert vruchtendranken, die in ‘sta-zakjes’ worden verkocht. Een gevuld sta-zakje heeft liggend een rechthoekige vorm en kan – zoals de naam al doet vermoeden – rechtop staan, omdat er aan de onderkant van het sta-zakje een inzetstukje is gemaakt, zodat de onderkant bol uitloopt wanneer het zakje rechtop staat. Capri Sun is sinds 26 juni 1997 houdster van een internationale vormmerk met gelding in de Benelux. Het merk is ingeschreven voor niet-alcoholische dranken, vruchtendranken, vruchtensappen en vruchtennectars in klasse 32 (hierna: het vormmerk). Het merk zoals in geschreven staat hieronder afgebeeld.

Riha Wesergold maakt ook vruchtendranken in sta-zakjes. Dit doet zij onder haar eigen merk, maar ook voor private labels van (bijvoorbeeld) supermarkten. Hieronder een voorbeeld.

Capri Sun startte in 2013 een geding tegen Riha. Zij vorderde dat Riha iedere inbreuk op haar vormmerk staakt, en ook stopt met het verhandelen van sta-zakjes bestemd voor de verpakking van vruchtendranken. Riha verweerde zich, en vorderde op haar beurt een nietigverklaring van het vormmerk van Capri Sun.

Kan een vorm als merk dienen?
Er zijn meerdere voorbeelden van vormmerken. Denkt u aan het glazen Coca Cola flesje of de chocoladereep van Toblerone. Ook de wokkel (chips) van Lays is een vormmerk. Voor merkhouders is een vormmerk erg gewild omdat een consument makkelijk een link legt tussen de vorm en het merk (de naam) wanneer ze het product zien. Door een kenmerkende vorm als merk te registreren kun je de concurrentie weren en zullen die opzoek moeten naar alternatieven. 

Maar er zijn ook vormen die als merk worden geweigerd, bijvoorbeeld de chocoladereep van KitKat. Zie ook mijn eerdere blog uit 2015 [https://danielshuisman.nl/blog/kitkat-vormmerk]. Dat komt omdat bij de registratie van een vormmerk een extra eis wordt gesteld. Zo kan een vorm:    

• die door de aard van de waar wordt bepaald (Tripp-Trapp kinderstoel van Stokke);
• die de wezenlijke waarde aan de waar geeft (de kegelvormige luidspreker van Bang & Olufsen);
• die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (zoals in de KitKat-zaak, maar ook het driekoppige scheerapparaat van Philips);

niet als merk worden geregistreerd. Dit wordt de ‘techniekexceptie’ genoemd. De wetgever vindt dat die vormen niet gemonopoliseerd mogen worden, maar voor eenieder vrij beschikbaar (bruikbaar) moeten blijven. Maar hoe zit dat met het vormmerk van Capri Sun? Daar heeft de Hoge Raad op 28 juni 2019 een uitspraak over gedaan.

Kan het vormmerk van Capri Sun de toets doorstaan?
Eind 2014 heeft de rechtbank Amsterdam het vormmerk voor de Benelux nietig verklaard. Eind 2017 heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de uitspraak van de rechtbank Amsterdam juist is. Het gerechtshof is met de rechtbank van oordeel dat de door Capri Sun als merk ingeschreven vorm zozeer functioneel / technisch bepaald is dat daaraan geen merkenrechtelijke bescherming kan worden toegekend. Waarop Capri Sun de zaak heeft voorgelegd aan het hoogste Nederlandse rechtscollege (de Hoge Raad).
Op 28 juni 2019 kwam de verlossende, maar voor Capri Sun (opnieuw) teleurstellende uitspraak. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof het recht juist heeft toegepast en terecht tot het oordeel van de rechtbank in stand heeft gelaten. Het gerechtshof vindt de vorm van de verpakking (en dus het merk) praktisch en functioneel van aard (overweging 3.3.2 van de uitspraak van het gerechtshof): 
“Het drankzakje is, door de (min of meer) rechthoekige vorm en gelijkmatige verdeling van de drank in liggende staat, compact en zonder overbodig verlies van ruimte te plaatsen in (bijvoorbeeld) een boterham trommel en kan bij het gebruik van de vruchtendrank met een rietje rechtop gezet worden, waardoor het morsen (bijvoorbeeld) tijdens het nuttigen van de maaltijd zoveel mogelijk wordt voorkomen. De afmetingen van het zakje zijn zodanig dat het een hoeveelheid drank bevat die mede gelet op de doelgroep (veelal kinderen) passend is. Doordat de twee foliezijden aan de bovenkant samengevoegd zijn en de bolling zich aan de onderzijde bevindt is het (uit flexibel materiaal vervaardigde) zakje in staande staat relatief stabiel. De gebruikte kwaliteit samengestelde folie met brede lasnaden biedt stevigheid en beschermt tegen lekgevaar bij het vervoer van het zakje.”
Hierbij speelt een rol dat vruchtendrank (vloeistof) geen intrinsieke vorm heeft en uitsluitend in verpakte toestand in de handel kan worden gebracht. De verpakking wordt in die gevallen gelijkgesteld aan de vorm van de waar. Dan moet dus de verpakking worden onderzocht om te kunnen oordelen of het vormmerk de toets van de techniekexceptie kan doorstaan. Het gerechtshof oordeelt dat de vorm en dus de verpakking meerdere voordelen biedt van praktische aard, die ook beschikbaar moeten blijven voor concurrerende ondernemingen. Er gaat dus een streep door het merk voor wat betreft de Benelux.

Geen goed gevoel
Ik voel toch mee met de argumenten die Capri Sun naar voren heeft gebracht. Uitgangspunt is dat bepaalde vormen niet gemonopoliseerd mogen worden. Maar worden concurrerende ondernemingen onwenselijk belemmerd wanneer het vormmerk van Capri Sun stand had gehouden? Ik vind persoonlijk van niet. Er zijn legio voorbeelden van drankverpakkingen die afwijken van de vorm van Capri Sun en die ook dezelfde nuttige voordelen hebben. Bijvoorbeeld het pakje van “Wicky”.

Voor dit pakje geldt toch ook:  “(…) (min of meer) rechthoekige vorm en gelijkmatige verdeling van de drank in liggende staat, compact en zonder overbodig verlies van ruimte te plaatsen in (bijvoorbeeld) een boterham trommel en kan bij het gebruik van de vruchtendrank met een rietje rechtop gezet worden, waardoor het morsen (bijvoorbeeld) tijdens het nuttigen van de maaltijd zoveel mogelijk wordt voorkomen. De afmetingen van het zakje zijn zodanig dat het een hoeveelheid drank bevat die mede gelet op de doelgroep (veelal kinderen) passend is. (…)” 
En een pakje kan ook zonder gevaar voor lekken worden vervoerd.

Is de vorm van Capri Sun wel zo basaal als je kijkt naar het vormgevingserfgoed van drinkpakjes, wat toch hoofdzakelijk bestaat uit een rechthoekige vorm? Ik vind van niet. Bij Capri Sun zijn ze juist creatiever geweest door af te wijken van het ‘standaard’ kartonnen pakje. Mag die creativiteit dan niet worden beloond met een vormmerk? Capri Sun heeft laten zien dat kan worden afgeweken van het ‘standaard’ verpakkingsmateriaal zonder afbreuk te doen aan de gebruiksvoordelen. Capri Sun heeft qua vorm ook esthetische keuzes gemaakt die in veel mindere mate functioneel bepaald zijn. Maar de rechterlijke instanties in Nederland denken daar helaas anders over.

Ik ben het met Capri Sun eens dat de techniekexceptie in dit geval te ver doorslaat en dat een verfijning op zijn plaats was geweest. Het toestaan van het vormmerk van capri Sun leidt er niet toe dat een bepaalde technische oplossing voor eeuwig zou worden gemonopoliseerd. Het zou in elk geval geen belemmering voor concurrentede ondernemingen opleveren, gezien het aantal alternatieve aanbieders van vruchtensappen voor schoolkinderen. 

Laurens Bezoen, advocaat, sectie IE, ICT & Privacy

De afbeeldingen zijn afkomstig uit de uitspraak van de Hoge Raad van 28 juni 2019: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1043

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.