De bescherming van een dierlijk nootje

Schreef ik enkele weken geleden over twee ruziënde biermerken, nu is het de beurt aan borrelnootjes. De Tijger- en de Girafnoot. Eind januari heeft de Rechtbank Gelderland zich gebogen over de bescherming van dit dierlijke nootje. Daarbij zijn alle facetten aan bod gekomen: de naam, de noot en de verpakking. U voelt hem misschien al aankomen, maar de giraf verliest het van de tijger.

De casus
De naam Tijgernootjes is als merk geregistreerd. Maar ook de afbeelding van de nootjes (met diverse tinten oranje, bruin en geel) en de verpakking zijn als merk geregistreerd. De Tijgernoot is sinds 1993 op de markt. De Girafnootjes zijn in 2015 op de markt verschenen. De merkhouder van de Tijgernootjes is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee, reden dat zij (onder meer) een verbod heeft gevraagd aan de rechtbank.

 De merkhouder van de Tijgernootjes stelt dat de aanduiding Girafnootjes, het uiterlijk van de Girafnootjes en de verpakking van de Girafnootjes inbreuk maken. De producent van de Girafnootjes stelt dat onvoldoende overeenstemming bestaat tussen beide namen, dat het uiterlijk van de noot niet beschermd is en dat de grafische elementen van de verpakking (naast de merknamen) geen onderscheidend vermogen hebben.

De rechtbank gaat vervolgens alle juridische vereisten langs om te beoordelen of er inderdaad sprake is van een inbreuk.

De beoordeling van de gestelde merkinbreuk

Houden de merken stand?
De rechtbank beoordeelt of de merkinschrijving van een nootje voldoet aan de inschrijvingsvereisten. Het vereiste van een grafische voorstelling heeft ten doel het merk zelf af te bakenen, om te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk de houder ervan verleent. Niet is vereist – omdat het nootje zowel kleur als vormelementen kent – dat het voldoet aan de inschrijvingsvereisten van zuivere kleur- of vormmerken. De rechtbank oordeelt dan ook dat de merkinschrijving beoogt te beschermen een noot met een geschakeerd kleurpatroon in de tinten oranje, bruin en geel en dat dit voldoende volledig, gemakkelijk toegankelijk, ondubbelzinnig, begrijpelijk en objectief uit de inschrijving blijkt.  

De producent van de Girafnootjes vindt dat de Tijgernootjes (de vorm en kleur) niet onderscheidend zijn. De rechtbank is het hiermee niet eens. Je moet naar de totaalindruk kijken. De merkhouder van de Tijgernootjes wil niet een bepaalde vorm of kleur beschermen, maar het geschakeerde kleurpatroon in de kleuren oranje, bruin en geel waarbij de bescherming beperkt is tot een ronde vorm.  

Nu de merken in stand kunnen blijven is het de vraag of de producent van Girafnootjes inbreuk maakt.

Inbreuk op de naam?
De rechtbank vindt dat er onvoldoende overeenstemming bestaat tussen het merk Tijgernootjes en de naam Girafnootjes. Er is wel enigszins begripsmatige overeenstemming (tijger en giraf zijn beide exotische dieren met enigszins dezelfde kleuren), maar als je de beide namen uitspreekt of kijkt naar de schrijfwijze dan is er toch voldoende verschil. Zelfs zoveel verschil dat er geen verwarringsgevaar is te duchten tussen de beide namen.

Inbreuk op het uiterlijk van de Tijgernoot?
De producent stelt dat er geen inbreuk is omdat door het vervaardigingsproces geen nootje hetzelfde is. Daarmee miskent zij echter dat zowel het Tijgernootje als het Girafnootje een geschakeerd uiterlijk hebben met de kleuren geel, oranje en bruin. Dat niet iedere noot identiek is, wil niet zeggen dat er geen overeenstemming is tussen beide nootjes. Het publiek zal in de Girafnootjes hetzelfde patroon herkennen als dat van de Tijgernootjes. 

Inbreuk op de verpakking
Als je de beide verpakkingen naast elkaar zet dan springen met name het merk Duyvis en de namen Tijgernootjes en Girafnootjes in het oog. De rechtbank oordeelt dat de overige bestanddelen die gelijkenis vertonen (het product midden in afgebeeld, kleur groen, lichte omlijning om naam, aanduiding bacon kaas en het tonen van een opengebroken noot) van ondergeschikt belang om verwarringsgevaar aan te nemen. Het publiek kan beide producten van elkaar onderscheiden.

Slaafse nabootsing
De Girafnoot maakt niet alleen inbreuk op het merkrecht dat op de Tijgernoot rust, maar er is ook sprak van slaafse nabootsing. Het op de markt brengen van een nootje met een dubbel gecoat laagje, geschakeerd in de kleuren geel, oranje en bruin is onrechtmatig. Daardoor brengt de producent van de Tijgernootjes nodeloos verwarring teweeg. Zij had prima een dubbel gecoat nootje op de markt kunnen brengen dat niet ook de onderscheiden kenmerken heeft van de Tijgernoot.

Uitsmijter
Het is als IE-recht advocaat altijd weer smakelijk om te zien hoe partijen de grens op zoeken bij het succes van een ander. Soms gaat het goed, zoals bij Kordaat (natuurlijk wel het hoger beroep afwachten), maar soms gaat een producent een grens over zoals in het geval van de Girafnootjes. Ik ben benieuwd waar de producent van de Girafnootjes nu mee gaat komen. De naam en de verpakking mag ze blijven gebruiken, alleen het uiterlijk van het Girafnootje zal toch anders moeten. Een hele uitdaging voor de marketingafdeling.

Laurens Bezoen, advocaat, sectie IE, ICT & Privacy

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.