“CORONA” merkaanvragen

Inleiding
Op de website van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), de instantie die over merkregistraties gaat, staat onder meer te lezen dat zij in de afgelopen weken een aantal merkaanvragen heeft ontvangen waarbij in het merk wordt gerefereerd aan het coronavirus. Volgens het BOIP gebeurt dit vaker bij grote nieuwsgebeurtenissen. Sommige ondernemers zien hier duidelijk een kans in. Maar aan een dergelijke merkaanvraag zitten wel haken en ogen. Een merkregistratie moet immers aan bepaalde eisen voldoen.

Registratie
In het merkenregister [boip.int/nl/merkenregister] kun je een merk zoeken. Voor het verkrijgen van een merkrecht is registratie vereist, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een auteursrecht dat vormvrij door de enkele creatie ontstaat. ‘corona’ is een veelvoorkomend merk. De zoekterm ‘corona’ levert ongeveer 140 treffers op. Beperk je je zoekterm tot bijvoorbeeld ‘corona mask’ dan krijg je 1 treffer. Solanden GCV uit België heeft dit woordmerk op 5 maart 2020 gedeponeerd voor de Benelux.

Dat ‘corona’ meermaals kan worden ingeschreven heeft te maken met de classificatie. Doormiddel van deze classificaties wordt er aangegeven welke producten en diensten er worden gebruikt bij het merk. Classificaties zijn belangrijk omdat het de beschermingsomvang bepaalt. Het classificeren wordt bepaald door het internationale standaard, de internationale classificatie van Nice. Deze werd opgericht in 1957. Zo is het merk ‘corona mask’ ingeschreven voor de klassen 9 en 10:

“Kl 9 Stofmaskers; beschermende maskers waaronder begrepen maskers voor bescherming tegen omgevingsverontreiniging, hygiënische maskers voor bescherming tegen omgevingsverontreiniging, bacteriën dodende mondmaskers, hygiënische maskers voor niet medische toepassing, virus dodende mondmaskers, beschermende maskers voor mensen die in contact komen met mensen die besmet zijn en hygiënische maskers voor mensen die in contact komen met mensen die besmet zijn. Kl 10 maskers voor medische doeleinden; hygiënische maskers voor medisch gebruik; hygiënische maskers voor medische doeleinden”.

De status van de merkregistratie van ‘corona mask’ is dat deze voorlopig is geweigerd. Wat de gronden van de voorlopige weigering zijn, kan je helaas niet zien in het BOIP, maar die laten zich wel raden. Solanden GCV heeft de mogelijkheid om tegen de voorlopige weigering in te gaan.

Weigeringsgronden
Op de website van het BOIP staan de volgende weigeringsgronden opgesomd:
1. Het merk is beschrijvend. Als een merk een kenmerk van waren of diensten aangeeft is het te beschrijvend merk en mist het onderscheidend vermogen. Voorbeelden van beschrijvende merken zijn DoubleMint voor kauwgom, Biomild voor yoghurt of het Postkantoor. Het is niet ondenkbaar dat het BOIP vindt dat door alle (wereldwijde) berichtgeving het merk ‘corona mask’ te beschrijvend is voor een beschermend masker voor hygiënische doeleinden (zie de klassen 9 en 10 hiervoor).
2. Het merk mist onderscheidend vermogen.
3. Het merk is misleidend. 
4. Het merk is een vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie, die beschermd wordt onder artikel 6ter van het Verdrag van Parijs. Dit soort merken kan alleen in het BOIP worden ingeschreven met toestemming van de betreffende staat of organisatie. 
5. Het merkrecht is bedoeld om tekens te beschermen die kunnen dienen om producten of diensten van ondernemingen van elkaar te onderscheiden. Het merkrecht is niet bedoeld om bescherming te verlenen aan tekens die eigenlijk beschermd moeten worden door andere intellectuele eigendomsrechten, zoals het octrooirecht of het modelrecht. Voorbeeld: de consument zal in principe de vormgeving van een stoel of een lamp eerder zien als een model, dan als een merk (een teken dat de herkomst van die stoel of lamp aanduidt). De wet omschrijft dit als volgt: een vorm of een ander kenmerk van een product (bijvoorbeeld een geluid) kan geen merk zijn als het (1) door de aard van de waar is bepaald, (2) een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of (3) noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. In veel gevallen mist een dergelijke vorm of kenmerk ook onderscheidend vermogen.
6. Het merk is in strijd met openbare orde en goede zeden. Dit komt in de Benelux bijna niet voor.
7. Het merk komt overeen met een beschermde geografische aanduiding, een traditionele aanduiding voor wijn, of een gegarandeerde traditionele specialiteit.
8. Het merk bestaat uit of lijkt sterk op een oudere beschermde naam voor een plantenras. Naast het risico dat een ‘corona’ merk beschrijvend kan zijn, wijst het BOIP erop dat dergelijke aanvragen ook in strijd kunnen worden geacht met de openbare orde en/of goede zeden (zie punt 6.). Het BOIP maakt zelden gebruik van de mogelijkheid tot weigering op grond van strijd met openbare orde en goede zeden, waardoor concrete voorbeelden schaars zijn. De voornaamste reden hiervan is dat de Benelux-landen de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben staan. Het is daarom niet waarschijnlijk dat deze grondslag voor het BOIP de reden heeft gevormd om de aanvraag van merk ‘corona mask’ voorlopig te weigeren. Het Europese merkenbureau (EUIPO) hanteert daarentegen een ruimer moreel kompas en weigert een verscheidenheid aan merkaanvragen wegens strijd met openbare orde en goede zeden. Het is de vraag of hetzelfde momenteel ook zou worden geoordeeld voor merkaanvragen waarin ‘corona’ is opgenomen.

Oplossing?
Dit betekent niet dat een ‘corona’ merk niet kan worden geregistreerd. Ten eerste hangt het af van de klassen waarvoor je het merk wil inschrijven. ‘corona’ als merk voor fietsen wordt door het BOIP heel anders beoordeeld dan ‘corona’ voor beschermende hygiënische maskers. Daarnaast kan je beschrijvende dan wel niet onderscheiden merken, onderscheidend maken door daaraan een logo (beeldelement) toe te voegen dat niet beschrijvend is. Denk bijvoorbeeld aan een logo dat iets van hygiëne uitstraalt, in een bepaalde stijl en kleurstelling. Of Solanden GCV daarmee afdoende geholpen is, is maar de vraag. Als het BOIP het merk in strijd acht met de openbare orde en/of goede zeden, dan zal een logo – hoe fraai ook uitgevoerd – haar niet helpen. 

Daniels Huisman advocaten
praktijkgroep IE, ICT en privacy recht
mr. Laurens Bezoen

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.