Merkinbreuk kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden

Veel ondernemers kiezen ervoor om een onderneming te voeren in de vorm van een BV. Een belangrijk voordeel hiervan is dat niet de ondernemer persoonlijk, maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schade. Wanneer een onderneming inbreuk maakt op de merkrechten van een ander, bijvoorbeeld door namaakartikelen te produceren en/of op de markt te brengen, kan de merkhouder de bestuurder van die onderneming (naast de BV zelf) aansprakelijk stellen. Hiervoor geldt een hoge drempel: “een persoonlijk ernstig verwijt”.

Recentelijk heeft de rechter tot tweemaal toe uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van bestuurders in merkenrechtelijke geschillen.
Tommy Hilfiger: http://uitspraken.rechtspraak….
Zhu Zhu Pets:http://www.ieforum.nl/artikelen..

Wanneer kan een bestuurder in persoon worden aangesproken?

Persoonlijk ernstig verwijt
Dit is het geval wanneer een bestuurder weet of behoort te weten dat zijn BV inbreuk maakt op de merkrechten van een ander, en de bestuurder deze inbreuk kan voorkomen of beëindigen, maar dat niet doet. Niet alleen de BV, maar ook de bestuurder in persoon is dan aansprakelijk voor de schade.

In de eerste zaak speelde de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kon worden gemaakt, wanneer zijn BV’s handelden in namaak Tommy Hilfiger kleding. Uit e-mailcorrespondentie van de bestuurder bleek dat de bestuurder op de hoogte was van de merkinbreuk en dat hij zich persoonlijk bezighield met het verhandelen van namaak kleding. Bovendien waren de verkoopprijzen veel lager dan de prijzen van Tommy Hilfiger. De bestuurder viel daarom persoonlijk een ernstig verwijt te maken en er was dus sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. De echtgenote van de bestuurder was net als haar man betrokken bij de verkoop van de namaak kleding en zij liet haar BV dienen als afhaaladres voor de namaak kleding. Ook zij werd aansprakelijk gehouden voor de merkinbreuk door haar BV. Hierbij speelde een rol dat de echtgenote enig aandeelhouder en bestuurder en feitelijk beleidsbepaler was van haar BV. De BV had bovendien geen werknemers in dienst. 

Keerzijde is dat wanneer een bestuurder niet op de hoogte is van een merkinbreuk, hem geen ernstig verwijt valt te maken. Dit speelde in een zaak waarin een BV namaak Zhu Zhu Pets speelgoedhamsters verhandelde. De rechter oordeelde dat de bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld voor de merkinbreuk, omdat hij niet op de hoogte was van het merk Zhu Zhu Pet. Volgens de rechter is voor een persoonlijk, ernstig verwijt voor merkinbreuk vereist, dat de bestuurder op de hoogte is of moet zijn van het betreffende merk ten tijde van het verhandelen van de namaak goederen.

Conclusie
Wanneer een BV merkinbreuk pleegt en de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, zijn de BV en de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de schade van de rechthebbende. Wanneer de BV bijvoorbeeld failliet gaat, zal de bestuurder het volledige schadebedrag uit zijn eigen vermogen moeten betalen.

Ondernemers kunnen zich niet verschuilen achter een BV wanneer zij willens en wetens inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over inbreuken op merkrechten of over een ander aspect van het Intellectueel Eigendom? Neem dan contact op met mr. Laurens Bezoen, lid van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep IE-recht & ICT-recht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.