Hema verliest alsnog van de bekende krokodil

Inleiding
Op 24 januari 2019 schreef ik een blog naar aanleiding van een uitspraak van de kort geding rechter te Den Haag van 18 december 2018. Lacoste, bekend van het ‘krokodil-merk’ had een kort geding aangespannen tegen Hema. Aanleiding was het hierna afgebeelde kinderondergoed. Lacoste stelt dat het getoonde kinderondergoed inbreuk maakt op haar beeldmerk (eveneens hieronder getoond).

De kortgedingrechter heeft destijds de vordering van Lacoste afgewezen, mede vanwege een ondeugdelijk marktonderzoek. De kortgedingrechter kwam tot de conclusie dat:
– het relevante publiek slechts bestaat uit (groot)ouders met (klein)kinderen in de leeftijd van anderhalf tot en met acht jaar. Dat is een ander publiek dan waar Lacoste zich op richt;
– dat het beeld van de ‘zee van reptielen’ op het grijze setje niet zijn aan te merken als merk, maar louter als versiering;
– dat ten aanzien van het blauwe hemdje (1 krokodil) er geen sprake is van verwarringsgevaar.

Lacoste heeft het er niet bij laten zitten en is in hoger beroep gekomen tegen deze uitspraak. Op 11 augustus 2020 heeft het gerechtshof te Den Haag (hierna: het Hof) opnieuw uitspraak gedaan in deze zaak.

Oordeel Hof
Deze uitspraak geeft opnieuw een duidelijke inkijk op welke wijze een merkinbreuk kwestie wordt beoordeeld. Houd hierbij wel in het achterhoofd dat het in deze zaak om een bekend merk gaat. Het Hof heeft haar oordeel uitvoerig gemotiveerd en maakt onderscheid tussen het blauwe hemdje en het grijze setje. 

Het blauwe hemdje
De eerste vraag die het Hof moet beantwoorden is of het relevante publiek de krokodil als merk ziet of als decoratie. Uit marktonderzoek komt naar voren dat er sprake is van merkgebruik. De respondenten zien het gebruik van de krokodil kennelijk als (inbreukmakend) merkgebruik. Maar is er dan ook verwarringsgevaar?

Het Hof is van oordeel dat de beide krokodillen in hoge mate overeenstemmen in visueel en begripsmatig opzicht. Het gaat in beide gevallen om een (gestileerde) actieve krokodil, die vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgebeeld met de bek aan de rechterzijde. De geopende bek vertoont ongeveer een gelijke hoek van opening en ook de tanden zijn te zien. Ze hebben beiden witte, driehoekige schubben. Het Hof vindt de verschillen, de Hema-krokodil is speelser afgebeeld, minder bepalend voor het totaalbeeld, Met andere woorden: ze lijken te veel op elkaar, waardoor het Hof vindt dat er sprake is van een reëel verwarringsgevaar.

Het grijze setje   
Op het grijze setje bevinden zich aan voor- en achterkant afbeeldingen van zes verschillende krokodillen. Ook hiervan vindt het Hof dat dit niet slechts decoratief is. Er zijn legio voorbeelden van kledingstukken met een repeterend merkgebruik, in verschillende samenstellingen. Volgens het Hof is het relevante publiek hieraan gewend. Uit een door Lacoste in het geding gebracht marktonderzoek volgt dat een aanmerkelijk deel van de ondervraagde het gebruik van de krokodillen niet louter als versiering zien. 

Maar leiden de verschillende krokodillen tot verwarringsgevaar? Niet allemaal, maar er zitten er twee bij die volgens het Hof opnieuw te veel overeenstemmen met het merk van Lacoste. Het Hof komt tot de beslissing dat ook het grijze setje inbreuk maakt op het merkrecht van Lacoste.

Hoe nu verder? 
Ondanks het feit dat Hema het genoemde kinderondergoed al lang niet meer verkoopt, krijgt zij van het Hof toch een verbod opgelegd dit kinderondergoed in de toekomst (nogmaals) in de EU te verhandelen. De designer van Hema zal een ander dier moeten ontwerpen, waarbij Hema er verstandig aan doet om vooraf te controleren of dat dier niet reeds door een ander als merk wordt gebruikt.

Is hiermee de zaak klaar? Nee. De Hema kan nog naar de Hoge Raad stappen, maar die stap acht ik weinig succesvol omdat het in deze zaak om een feitelijke beoordeling gaat (wel of geen verwarring), en de Hoge Raad niet over die feiten oordeelt.

Lacoste gaat nu waarschijnlijk in de aanval om van Hema een opgave te eisen van het aantal verkochte setjes kinderondergoed met daarop de gewraakte krokodillen. Immers, Lacoste zal onder meer aan de hand van die opgave haar (im)materiele schadevergoeding willen onderbouwen. Maar wellicht komen partijen alsnog tot een schikking.  

Daniels Huisman advocaten 
advocaat, sectie IE, ICT & Privacy
Laurens Bezoen 

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.