Nabootsen mag, maar niet slaafs

In Nederland proberen we met intellectuele eigendomsrechten (IE-recht), producten te beschermen tegen namaak. Voorbeelden van IE-recht zijn het auteursrecht, merkenrecht,  octrooirecht en/of modelrecht. Maar wat nu als je geen IE-recht bezit? Voor de meeste IE-rechten geldt een registratievereiste en/of vervallen na verloop van tijd. Sta je dan met lege handen als een concurrent jouw product nabootst? Dat hoeft niet het geval te zijn. Ook wanneer je product onbeschermd is door een IE-recht kan namaak onrechtmatig zijn. Uitgangspunt is dat nabootsen in beginsel mag. Maar ‘slaafs nabootsen’ is onrechtmatig.

Praktijkvoorbeeld slaafse nabootsing

Begin 2023 is er een arrest gepubliceerd van het Gerechtshof Den Haag (ECLI:GHDHA:2022:633) van 29 maart 2022. Daarin zijn de uitgangspunten, voor wat betreft slaafse nabootsing, uiteen gezet. Deze zaak gaat over de vraag of Fengh producten van J&J, slaafs heeft nagebootst. In het arrest staat een overzicht van de twee tegenover elkaar staande producten: endoscopische nietpistolen (‘staplers’ genoemd) en vullingen met nietjes. Staplers zijn steriele chirurgische instrumenten voor eenmalig gebruik, bestemd voor het gelijktijdig snijden en vastnieten van organen en weefsel.

Bron afbeelding: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2022:633

Uitgangspunten

Het is vaste rechtspraak:

• Dat men een product zonder bescherming door een IE-recht mag namaken.
• Wel moet de namaker alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om verwarring te voorkomen.
• De namaker hoeft niet af te wijken van het origineel als dat afbreuk doet aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product.
• Veroorzaakt de namaker met dit product nodeloos verwarring, dan is dat een vorm van oneerlijke concurrentie. Daartegen kan met een vordering uit onrechtmatige daad worden opgetreden.

Het umfeld
Echter; er kan pas sprake zijn van verwarring als het nagemaakte product ‘een eigen gezicht’ heeft. Dat wil zeggen dat het nagemaakte product zich onderscheidt van soortgelijke producten. In de rechtspraak wordt dit het ‘umfeld’ genoemd. Daarbij wordt ook gekeken naar de aard en hoeveelheid soortgelijke producten. Door het verschijnen van meer soortgelijke producten kan ‘een eigen gezicht’  afnemen en zelfs verdwijnen. Daarmee vervalt ook de bescherming tegen namaak. Onder omstandigheden wordt van de partij die het origineel op de markt heeft gebracht verwacht dat hij zich verweert tegen nabootsingen.

Verwarringsgevaar
Nodeloos verwarringsgevaar omvat direct en indirect verwarringsgevaar. Bij direct verwarringsgevaar haalt het publiek de producten van twee ondernemingen door elkaar. Bij indirect verwarringsgevaar denkt het publiek dat de betreffende producten van dezelfde onderneming zijn. Men moet de totaalindruk van beide producten (overeenstemmende en afwijkende elementen) met elkaar vergelijken. Ook moet men rekening houden met de deskundigheid (doorsnee consument of professional) van het publiek dat in aanraking komt met de producten.  

Omstandigheden meenemen
Daarnaast moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen. Bijvoorbeeld; laat de aspirant koper zich bij de aankoopbeslissing leiden door de verpakking, of door de manier waarop hij de producten na aankoop waarneemt? Is er relevantie van onderdelen die bij het gebruik zichtbaar of juist onzichtbaar zijn? Kortom; dit maakt de beoordeling niet makkelijker.    

Slaafse nabootsing van de Ethicon-producten?

Fengh wordt verweten dat zij de nietpistolen van J7J slaafs heeft nagebootst. De rechtbank heeft geoordeeld dat Fengh onrechtmatig heeft gehandeld door het aanbieden en verkopen van de Fengh staplers. Het gaat om een ongeoorloofde slaafse nabootsing van de Ethicon staplers.

Hoe oordeelt het gerechtshof in hoger beroep?

In deze casus staat vast dat J&J een groot marktaandeel voor staplers heeft met een eigen kenmerkende vormgeving. Daarmee onderscheiden ze zich van andere marktdeelnemers.

Het gerechtshof oordeelt dat Fengh andere vormgevingskeuzes had kunnen maken, zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid van de stapler. Er zijn immers qua vormgeving verschillende staplers beschikbaar die soortgelijk zijn en dezelfde gebruiksfunctie hebben.

Het gerechtshof is, net als de rechtbank, van oordeel dat de Fengh staplers een grote mate van gelijkenis vertonen met de Ethicon staplers van J&J. Daar waar Fengh is afgeweken van de vormgeving van de Ethicon staplers, is dat te beperkt en onopvallend om te voorkomen dat het totaalbeeld van de producten vrijwel identiek is.

Slotsom

Deze zaak laat zien dat je ook zonder het bezit van IE-rechten kunt optreden tegen concurrenten die nodeloos verwarring stichten, maar niet onverkort. Het nagemaakte product moet zich onderscheiden van de rest. Je moet je daarom bewust zijn (en blijven) van de markt waarop je het product aanbiedt. Helemaal stilzitten is ook ongewenst. Je moet tot op zekere hoogte het ‘eigen gezicht’ van je product bewaken en optreden tegen namaak. Doe je dat niet, dan bestaat het risico dat je op de betreffende productmarkt niet meer onderscheidend bent en opgaat in het volledige aanbod. Dan houdt de hoofdregel stand die zegt: ‘nabootsen mag’.

Laurens Bezoen, advocaat, sectie IE, ICT & Privacy

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.