Portretmerken nodig naast het portretrecht?

Er bestaan vele soorten merken, de een bekender dan de ander. Denk bijvoorbeeld aan een woordmerk, een beeldmerk, een vormmerk, een kleurmerk, een patroonmerk of een positiemerk. We kunnen nu een nieuwe soort toevoegen: het portretmerk. Niet te verwarren met het portretrecht dat we uit de auteurswet kennen.

Een portretmerk is niet nieuw, maar het heeft begin dit jaar meer bekendheid gekregen door twee vergelijkbare zaken[1] van de Kamer van Beroep van het Europese Merkenbureau (EUIPO). Twee modellen, Maartje Verhoef en Yasmin Wijnaldum, hebben hun portretfoto ingeschreven als merk. Specifiek als Uniemerk voor diensten van onder meer modellen (klassen 35 en 41). De inschrijvingen dateren al uit 2017 en 2018, maar werden in eerste instantie door de onderzoekers van het EUIPO geweigerd.

De weigering is gegrond op artikel 7, lid 1, sub b) van de Verordening inzake het Uniemerk (‘UMV’) omdat het merk volgens de onderzoekers elk onderscheidend vermogen miste met betrekking tot de diensten waarvoor bescherming werd gevraagd.

Onderscheiden
Het onderscheidend vermogen van een merk is de mate waarin een merk de consument in staat stelt de producten en/of diensten van een merk te onderscheiden van de producten en/of diensten van andere ondernemingen. Het is voor acceptatie van een merk door de EU merkinstantie dus van belang dat het merk niet beschrijvend is voor de producten en/of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd.

In de beslissingen van de onderzoekers van EUIPO staat toegelicht waarom zij vinden dat het ingeschreven Uniemerk elk onderscheidend vermogen mist. Zo staat in de beslissingen onder meer te lezen:

“De in het geding zijnde afbeelding bestaat uit niet meer dan een natuurgetrouwe weergave van het hoofd/gezicht van een (jonge) vrouw. In acht nemende de oplettendheid van het relevante publiek, stelt het aangevraagde merk dat publiek niet in staat om de aangevraagde diensten onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van vergelijkbare verschijningen met een andere commerciële herkomst.”

De beide aanvragers zijn van de afwijzing in beroep gekomen bij de Kamer van Beroep van het EUIPO. En die is het overduidelijk niet eens met de onderzoekers:

“Allereerst valt niet in te zien waarom het voor het aangevraagde beeldmerk moeilijker zou zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen. Dit wordt bijvoorbeeld niet ingegeven door het feit dat het beeldmerk een natuurgetrouwe weergave betreft. Hoe dan ook, zelfs al zou het inderdaad moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen van een foto die een persoon afbeeldt (quod non), dit betekent niet dat de inschrijving van merken die de afbeelding van personen inhouden uitgesloten zou zijn, indien deze dadelijk kunnen worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst.”

Met andere woorden: de Kamer van Beroep oordeelt dat een portretfoto van een model het relevante publiek wel in staat stelt om de diensten (modellenwerk) te onderscheiden van dezelfde diensten van andere modellen. Het maakt daarbij geen verschil of het fotomodel bekend is of niet.

Waarom zoveel moeite doen voor het inschrijven van een portretmerk als je zonder enig inschrijfvereiste over een portretrecht beschikt? Bijvoorbeeld omdat het toetsingskader bij het merkrecht afwijkt van het toetsingskader bij het portretrecht (artikel 21 Auteurswet). Bij het portretrecht vindt een belangenafweging plaats. De geportretteerde moet een redelijk belang hebben zich tegen het gebruik van zijn/haar portret te kunnen verzetten. Terwijl de toetsing merkenrechtelijk objectief van aard is. Het gebruik van het portretmerk door een derde voor dezelfde diensten als waarvoor het portretmerk is ingeschreven, is zonder instemming van de merkhouder niet toegestaan. Dit zonder enige belangenafweging. 

Uiteraard kleven er ook nadelen aan het merkrecht op beide portretten. Immers, de portretmerken zijn ingeschreven voor de diensten beschreven in klassen 35 en 41 (kort gezegd modellenwerk). Dat betekent dat de merkhouders in principe het gebruik van de portretmerken voor andere waren en diensten niet tegen kan gaan. Bijvoorbeeld dat het portretmerk als merk wordt gebruikt op kleding. Dan kan worden aangenomen dat er geen verwarring is, omdat het portretmerk niet voor kleding is geregistreerd. Deze beperking, dat de bescherming in beginsel beperkt is voor de diensten en waren genoemd in de klassen waarvoor het merk is geregistreerd, kent het portretrecht niet.       

Dus ook wanneer je beschikt over een verzilverbaar portretrecht kan het aangewezen zijn je portret ook als merk te doen inschrijven. Twijfelt u of u over moet gaan tot inschrijving van een portretmerk, neemt u dan vrijblijvend contact op voor advies.  

Daniels Huisman advocaten
Praktijkgroep IE, ICT & Privacy
mr. Laurens Bezoen

^{[1] EUIPO Vierde Kamer van Beroep 19 mei 2021, IEF 19979; R 378/2021-4 (Portret jonge vrouw). Lees meer op: https://www.ie-forum.nl/artikelen/vervolg-op-euipo-portretmerk-van-model-maartje-verhoef-is-geldig. En EUIPO Vierde Kamer van Beroep 19 mei 2021, IEF 19980; R 468/2021-4 (Portret jonge vrouw II). Lees meer op: https://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-portretmerk-is-geldig.}

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.