Het verhaal van de schoen met het gele stiksel

Het verhaal van de schoen met het gele stiksel

Afhankelijk tot welke doelgroep je behoort, weet je meteen waar het over gaat of juist helemaal niet. En de naam Airwair International Limited (Airwair) doet bij menigeen ook geen bel rinkelen. Hoe anders is dat als je spreekt over ‘Dr. Martens’. Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer en exclusieve producent van Dr. Martensschoenen. Er zijn veel verschillende modellen, maar de meest bekende is de 1460 boot1:


Eén van de onderscheidende kenmerken is het gele stiksel tussen de schoenzool en het bovenleer2. En ook al weet je niet veel van mode, dit type schoen bepaalt op dit moment wel het straatbeeld. Reden dat ook de concurrentie daarop inspringt en probeert aan te haken bij het succes van Airwair. Over de Dr. Martensschoenen van Airwair is de afgelopen tijd veel te doen geweest, omdat zowel Primark3, TopShop4 , als Van Haren5 schoenen heeft aangeboden die volgens Airwair inbreuk maken op hun intellectuele eigendomsrechten. Maar Airwair verloor de afgelopen jaren keer op keer rechtszaken die zij tegen haar concurrentie aanspande.

Vormmerk
In de Primark zaak ging het om de vormmerken die Airwair heeft laten registeren:

Voorbeelden van de schoenen die Primark verkocht:

De kort geding rechter in Amsterdam moest onder meer beoordelen of Primark inbreuk maakte op de vormmerken van Airwair en of tussen de schoenen van Airwair (Dr. Martens 1460 boot) en de schoenen van Primark verwarringsgevaar bestond. Daarmee wordt de mogelijk bedoeld dat de consument het ene product aanziet voor het andere of denkt dat de ondernemingen met elkaar verbonden zijn.

Gelet op het feit dat de vormmerken vrij algemeen zijn (er loopt nog een vernietigingsprocedure van de vormmerkregistraties) zijn de vorderingen van Airwair afgewezen. Er zijn immers zoveel schoenen die zo’n vorm hebben, maar ook omdat de Primarkschoenen op belangrijke punten afwijken van de Dr. Martensschoenen,

Slaafse nabootsing
In Rotterdam ging het niet om een schending van intellectuele eigendomsrechten (het vermeende merkrecht en of auteursrecht van Airwair), maar of er sprake was van slaafse nabootsing. Airwair verweet Van Haren dat haar schoen, de 5Th Avenue Boot, een ongeoorloofde kopie was van de 1460 boot.

De kort geding rechter in Rotterdam oordeelde onder meer dat de Dr. Martens 1460 boot van Airwair niet zo uniek meer is. In juridische termen: er is onvoldoende gebleken dat de 1460 boot het afgelopen jaar (september 2020) een eigen gezicht op de markt had. Het kan zijn dat de 1460 boot in het verleden een eigen gezicht op de markt had, de schoen was immers wel voorloper. Echter, op basis van de bewijsstukken van Van Haren is aannemelijk dat dit eigen gezicht, gelet op de grote hoeveelheid vergelijkbare schoenen, inmiddels verwaterd is. Met het ontbreken van een eigen gezicht is er geen grond om uit te gaan van een slaafse nabootsing.

Positiemerk
Opnieuw ging voor Airwair dus een strijd verloren, maar zij had nog één ijzer in het vuur: het positiemerk. Een positiemerk geeft bescherming voor de specifieke wijze waarop het merk op het product wordt aangebracht. In dit geval het gele stiksel op de rand van de schoen.

Deze positiemerken zijn relatief nieuw, ze zijn pas onlangs in de wet opgenomen. Registratie van dit soort merken is niet eenvoudig. Veel aanvragen van positiemerken worden afgewezen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, bijvoorbeeld omdat ze slechts als versiering worden gezien of omdat ze te eenvoudig zijn. Van Haren verzet zich dan ook hevig tegen de geldigheid van het positiemerk van Airwair. 

Nu was het aan de kort geding rechter in Den Haag om zich over deze zaak te buigen en die oordeelde dat het positiemerk wel degelijk een onderscheidend vermogen heeft6. Dit blijkt uit een groot aantal door Airwair overlegde publicaties uit de jaren negentig tot heden, waarin het gele stiksel wordt omschreven als kenmerkend, beroemd, typisch, markant, onderscheidend, herkenbaar, klassiek of iconisch (rechtsoverweging 2.3. en 4.8.)7.

Maar maakt Van Haren ook inbreuk op dit positiemerk van Airwair? Bij sommige modellen, waaronder de hiervoor aangehaalde 5Th Avenue boot is dat inderdaad het geval. Immers, Van Haren maakt gebruik van een teken dat overeenstemt met het positiemerk, namelijk stiksels die zich op dezelfde positie en in hetzelfde gele kleurenspectrum begeven als het positiemerk. Daarom bepaalde de kort geding rechter in Den Haag op 18 februari 2021 dat Van Haren onmiddellijk moet stoppen met de verkoop van schoenen met geel gekleurd stiksel. 

Hoe nu verder
Airwair is al in hoger beroep gekomen van de uitspraken van de kort geding rechters in Amsterdam en Rotterdam en de kans is groot dat Van Haren het er ook niet bij laat zitten. Dit is inherent aan een uitspraak van een kort geding rechter, dat is een voorlopig oordeel. De kans bestaat dat wanneer partijen de kwesties niet onderling regelen, er in de nabije toekomst nog wat (hoger beroep) uitspraken te verwachten zijn.

Naar mijn mening kunnen concurrenten van Airwair prima modieuze schoenen verkopen, in de stijl van Dr. Martens maar zonder gebruik te maken van het kenmerkende gele stiksel. De modebewuste schoenenkoper weet heel goed dat Dr. Martens in principe niet bij Primark, TopShop of Van Haren verkrijgbaar zijn. Bij dat type winkels is de prijs doorslaggevend en niet het gele stiksel. Helaas heeft Van Haren de grens opgezocht en is deze door haar overschreden.

Laurens Bezoen, advocaat, sectie IE, ICT & Privacy

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: